发明、实用新型专利侵权抗辩

红茶.

本文来自于政府文件，非原创文字。

三、发明、实用新型专利侵权抗辩

在专利侵权纠纷处理中，被控侵权人为了证明其未侵犯专利权，往往会采取一系列抗辩手段。常见的抗辩事由包括基于《专利法》第十一条规定的侵权行为构成要件抗辩、基于《专利法》第六十二条规定的现有技术抗辩、基于《专利法》第六十九条规定的不视为侵权抗辩，以及诸如专利权效力抗辩、诉讼时效抗辩等其他类型的抗辩。
（一）现有技术抗辩
现有技术抗辩，是指在侵犯专利权纠纷案件中，被控侵权人主张被控侵权技术方案采用的是现有技术，因而其行为不侵犯权利人所主张的权利的一种抗辩方式。
1.现有技术抗辩的目的及性质
《专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。该规定的目的在于保障社会公众能够自由利用现有技术，对使用现有技术的公众提供免受侵权纠纷的救济，从而保障现有技术自由、便利、广泛地传播和使用。
现有技术抗辩是被控侵权人针对停止侵权、损害赔偿等专利请求权行使的一种抗辩权，其效力在于阻止请求权的行使，一般只有在被控侵权技术方案落入了专利权的保护范围时才适用。现有技术抗辩不能变更专利权的保护范围，不能将属于现有技术的范围从专利权的保护范围中排除，也不能否定专利权的效力。
现有技术抗辩作为一种抗辩权，必须以被控侵权人提出抗辩主张为前提，管理专利工作的部门不能依职权主动调查适用。

2.现有技术范围
《专利法》第二十二条定义新颖性和创造性时，对现有技术的范围进行了限定。《专利法》第六十二条关于现有技术抗辩中的现有技术范围与《专利法》第二十二条相同。需要注意的是2008年修改《专利法》时，对《专利法》第二十二条中现有技术的范围进行了调整，随着这一调整，现有技术抗辩中的现有技术范围也相应发生了变化。因此，在专利侵权纠纷处理中，如果权利人主张的专利权的专利申请日（有优先权的，指优先权日。下同）在2009年10月1日之前，则被控侵权人能够援引进行抗辩的现有技术应当为在专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或以其他方式为公众所知的技术；如果权利人主张的专利权的专利申请日在2009年10月1日之后（含申请日），则被控侵权人能够援引进行抗辩的现有技术应当是在专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，即在申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

（1）公开出版物构成现有技术
出版物公开是现有技术的一种最常见的公开方式。专利法意义上的出版物，是指记载有技术或者设计内容的独立存在的传播载体，并且应当标明或者有其他证据证明公开发表或出版的时间。
符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是以其他形式存在的资料，例如存在于互联网或其他在线数据库中的资料等。出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。
印有“内部资料”“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。
出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。
审查员认为出版物的公开日期存在疑义的，可以要求该出版物的提交人提出证明。
当被控侵权人以出版物进行现有技术抗辩时，要注意核查现有技术的公开时间是否在专利申请日之前。

（2）使用公开构成现有技术
当被控侵权人以专利申请日前已经有与专利权利要求相同的技术被公开使用为由进行现有技术抗辩时，要注意考查使用公开证据链的完整性。使用公开证据链一般包括下述部分：涉案专利申请日之前使用公开事实存在；使用公开的产品（方法）与专利侵权纠纷处理时保存的产品（方法）具有一致性；专利侵权纠纷处理时保存的产品（方法）与被控侵权产品（方法）相同或实质相同。

（3）非公有技术构成现有技术
现有技术抗辩中的现有技术范围既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保护范围内的非公有技术，甚至还包括专利权人拥有的其他专利技术，只要该技术在涉案专利申请日之前为公众所得知，属于《专利法》规定的现有技术即可。

（4）不能被援引进行现有技术抗辩的技术类型
被控侵权人援引以下技术类型作为现有技术抗辩的现有技术时，管理专利工作的部门不应予以支持。
①在先申请在后公开的中国发明或实用新型专利/专利申请
所谓“在先申请在后公开的中国发明或实用新型专利/专利申请”，是指在涉案专利申请日前向国家知识产权局提出申请，且在涉案专利申请日之后公布的中国发明或实用新型专利或专利申请。由于该专利/专利申请在涉案专利申请日时尚未公开，不构成涉案专利的现有技术，因此，在专利侵权纠纷处理中，不得援引进行现有技术抗辩。

②享受新颖性宽限期的技术
根据《专利法》第二十四条的规定，申请专利的发明创造在申请日以前6个月内，有下列情况之一的，不丧失新颖性：
a.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
b.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
c.他人未经申请人同意而泄露其内容的。

对于享受新颖性宽限期的技术，虽然在涉案专利申请日之前为公众所得知，但并不影响随后提出的专利申请的新颖性。同样，在专利侵权纠纷处理中，也不能依据这样的技术对以该享有宽限期的专利为基础提出的专利侵权进行现有技术抗辩。
应当注意，如果在首次展出或发表至专利申请日前6个月内，有任何人，包括发明人或者申请人以不同于上述三种情况的方式再次展出或者发表与专利同样的发明创造的，则该再次展出或发表的技术构成现有技术。

③保密技术
在涉案专利申请日之前就已经存在的保密技术不能适用于现有技术抗辩。所谓保密技术，是处于保密状态的技术内容。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或保密协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上认为应该承担保密义务的情形，即默契保密的情形。如果负有保密义务的人违反规定、约定或默契泄密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，这些技术也就构成了现有技术的一部分。

3.现有技术抗辩的适用
现有技术抗辩时，存在三项技术：涉案专利权利要求、被控侵权技术方案、援引用于抗辩的现有技术。适用现有技术抗辩，应当在专利权利要求的引导下，将被控侵权技术方案与现有技术进行对比。
（1）现有技术抗辩的适用条件
适用现有技术抗辩时，原则上应当首先将被控侵权技术方案与涉案专利权利要求进行对比，在被控侵权技术方案落入了涉案专利的保护范围，构成侵权的情况下才能适用现有技术抗辩。当对被控侵权技术方案是否构成侵权存在争议，同时又可以认定被控侵权技术方案与现有技术相同或实质相同时，可以不对是否侵权得出结论，直接认定现有技术抗辩成立。
被控侵权技术方案对涉案专利权利要求构成侵权的情形，既可以是相同侵权，也可以是等同侵权。

（2）现有技术抗辩成立的判断标准
将被控侵权技术方案与现有技术对比，如果被控侵权技术方案与现有技术相同或实质相同，则现有技术抗辩成立。
被控侵权技术方案与现有技术相同，是指被控侵权技术方案与现有技术完全相同。被控侵权技术方案与现有技术实质相同，是指对现有技术中的技术特征进行惯用手段的直接置换后，与被控侵权技术方案相同。
被控侵权技术方案与现有技术对比时，只需要考虑被控侵权技术方案中与涉案专利权利要求相关的技术特征，无需将被控侵权技术方案中与涉案专利权利要求无关的技术特征与现有技术进行对比。


（3）适用现有技术抗辩的注意事项
在适用现有技术抗辩时，需要注意以下事项。
①单独对比
适用现有技术抗辩，只能将被控侵权技术方案与一份现有技术作单独对比，不得将多份现有技术组合与被控侵权技术方案进行对比。
②逐一对比
在被控侵权人提出多份现有技术进行抗辩的情况下，应当将被控侵权技术方案与多份现有技术逐一进行对比，只要被控侵权技术方案与其中一份现有技术构成相同或实质相同，现有技术抗辩即成立。

③一般不得结合公知常识
在现有技术抗辩中，应当对比被控侵权技术方案与现有技术是否相同或实质相同，因此，除惯用手段的直接置换外，一般不得将被控侵权技术方案与现有技术和公知常识的结合进行对比。

④不考查“更接近”
现有技术抗辩不以被控侵权技术方案更接近于现有技术为成立要件，不需要考查被控侵权技术方案更接近于涉案专利权利要求还是更接近现有技术。

⑤不得对比现有技术与涉案专利权利要求
现有技术抗辩中，不得将现有技术与涉案专利权利要求进行对比，得出现有技术与涉案专利权利要求相同或实质相同、涉案专利权利要求不具备新颖性或创造性从而侵权不成立的结论。

（二） 不以生产经营为目的的抗辩
根据《专利法》第十一条的规定，只有在为生产经营目的的前提下，未经许可实施专利的行为才构成侵犯专利权。不以生产经营为目的，能够作为专利侵权的抗辩事由。


（三）权利用尽抗辩
所谓权利用尽，是指根据《专利法》第六十九条第（一）项的规定，任何单位、个人购买了专利权人或经专利权人许可的单位、个人售出的专利产品或依照专利方法直接获得的产品后，应当享有自由处置其购买的产品的权利，此后，无论购买者以何种方式使用、许诺销售、销售该产品，均不构成侵犯该专利权人的专利权。权利用尽抗辩是为保证商品的自由流通，维护正常的市场秩序。

1.权利用尽抗辩的注意事项
权利用尽抗辩中，需要注意以下几个问题：
（1）权利用尽抗辩的产品初始来源应该合法，即基于专利权人或者其许可人的售出。非法出售的产品，例如其他人未经许可生产的专利产品，或者从专利权人及其被许可人处盗窃的专利产品，即便第三人通过正常途径购买获得，也不能适用权利用尽抗辩。
（2）专利权人及其被许可人售出的产品的对象不限于不特定的社会公众。权利人向特定人出售专利产品的，在产品售出后也可以适用权利用尽抗辩。
（3）权利人出售专利产品并不以获得相关对价为条件。免费发放专利产品、赠送专利产品，也视为权利人出售专利产品，可以适用权利用尽抗辩。
（4）在双方的合同交易中，只要权利人交付了专利产品，专利产品合法脱离权利人，就可以适用权利用尽抗辩。被交付人未按照合同约定给付价款，不影响商品的正常流转，可以适用权利用尽抗辩。但如果权利人只实施了销售的准备行为或者许诺销售行为，则不能认定销售完成，不适用权利用尽抗辩。
（5）权利人在国内或国外售出专利产品时，对购买者提出了限制产品后续使用、销售、许诺销售等限制性条件，购买者违反了上述条件，仍然可以适用权利用尽抗辩，其行为不构成专利侵权。至于其行为是否需要承担合同责任，作为限制条件的合同条款是否有效，不在管理专利工作的部门的处理权限之内。

2.专利权国内用尽和国际用尽
专利权利用尽包括两种情形：专利权国内用尽和专利权国际用尽。
专利权国内用尽，是指对于在我国获得的专利权而言，专利权人或者被许可人在我国境内出售专利产品或依照专利方法直接获得的产品后，购买者在我国境内使用、许诺销售、销售该产品，均不构成侵犯专利权的行为。

专利权的国际用尽，又称平行进口，是指对于在我国获得的专利权而言，专利权人或者其被许可人在我国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接取得的产品后，购买者将该产品进口到我国境内以及随后在我国境内使用、许诺销售、销售该产品，均不构成侵犯专利权的行为。

对于专利权的国际用尽有如下情形需要注意：
（1）如果专利权人在本国获得专利权，无论是否在出口国获得专利权，如果进口的专利产品来源于专利权人或者其许可人在国外的公开销售，则可以适用权利用尽抗辩。如果进口的专利产品来源于专利权人或者其许可人以外的其他人在国外的公开销售，则不能适用权利用尽抗辩。
（2）在相关技术在本国和出口国都获得专利权，但专利权分属不同人的情况下，如果进口的专利产品来源于与本国专利权人或者其许可人没有关联的其他人在国外的公开销售，则不能适用权利用尽抗辩，该进口专利产品的行为构成侵犯国内权利人专利权的行为。

（四）先用权抗辩
根据《专利法》第六十九条第（二）项的规定，在专利申请人提出某项发明创造的专利申请之前，如果他人已经制造了相同的产品、使用了相同的方法或者已经作好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备，则在该发明创造被授予专利权后，他人仍有权继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造，其制造和使用行为不被视为侵犯专利权。

适用先用权抗辩应当具备如下条件。
1.取得先用权的行为条件
对于产品专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在专利申请日之前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口相同产品的行为；
对于方法专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在专利申请日之前已经使用相同方法或者已经作好使用专利方法的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。

“作好必要准备”要求准备工作是为实施该发明创造而进行的技术性准备工作。一般性准备工作，例如购买地皮、装设水电、进行市场分析、配备管理人员等不能认为是作好了实施该项发明创造的必要准备。技术性准备工作，一般指完成主要技术图纸、工艺文件，或者制造、购买主要设备、原材料。

2.先用权的信息来源
先用权人实施发明创造的信息来源必须是先用权人自己独立研究开发出来或者通过合法途径获得的。先用权的信息来源包括如下途径：
①先用权人自己在发明创造申请专利前就已经通过独立研发获得发明创造的内容；
②在《专利法》第二十四条规定的新颖性宽限期内，一项发明创造的发明人在中国政府主办或者承认的国际展览会上展出了其发明创造，或者在规定级别的学术会议上发表了其发明创造，先用权人直接或间接从公开的信息中获知该发明创造的内容；
③专利权人在申请专利之前，在无附加任何保密义务的前提下，将发明创造的内容告诉了先用权人。
先用权人非法获得发明创造的内容，实施先用行为的，不能主张先用权抗辩。非法获得的来源既包括通过非法途径从后来申请专利的人那里获得，也包括通过非法途径从他人那里获得。非法获得的方式既包括以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段从他人那里获知有关发明创造，也包括获知者在合法获得信息后，违背相关保密、不予实施的约定实施发明创造的情形。

3.先用权的范围
先用权人必须在原有范围内制造、使用发明创造才能适用先用权抗辩。“原有范围”，包括专利申请日前已经具有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。在申请日前实际生产规模小于可以达到的生产规模的情况下，先用权人可以将实际生产规模扩大到可以达到的生产规模。当先用权人实施专利的行为超出了原有范围时，在原有范围之内的实施行为不视为侵犯专利权的行为，超出原有范围的部分实施行为属于侵犯专利权的行为。

4.允许先用权人实施的行为
先用权人在原有范围内继续实施的行为，对产品专利权而言，包括制造、使用相同产品，还包括许诺销售、销售制造出来的产品；对方法专利权而言，包括使用相同方法，还包括销售、许诺销售、使用依照专利方法直接获得的产品。
值得注意的是，虽然《专利法》第六十九条第（二）项规定取得先用权的行为和先用权人实施专利的行为都采用“制造、使用”这一术语，但二者应该具有不同的含义。对于先用权人实施专利的行为，如果仅限于“制造、使用”专利产品，而制造出来的产品不能销售，先用权制度将形同虚设。因此，先用权人继续实施专利的行为应该扩展到销售、许诺销售，但是不应该包括进口专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，因为进口产品的行为与先用权人的先用行为并无关联。此外，先用权人不能许可他人实施有关专利，也不能单独转让先用权；先用权只能连同先用权人的企业一起转让和继承。
当先用技术在申请日之前已经使用公开，构成涉案专利的现有技术时，先用权人既可以主张先用权抗辩，也可以主张现有技术抗辩，非先用权人只能主张现有技术抗辩。


（五）临时过境抗辩
根据《专利法》第六十九条第（三）项的规定，临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，为运输工具自身需要而在其装置或者设备中使用有关专利的，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，不视为侵犯专利权。
对于临时过境抗辩而言，需要具备如下条件：
（1）临时过境抗辩仅适用于临时或者偶然通过中国领陆、领水、领空的运输工具。临时或者偶然通过的情形可以是定期航班、躲避风暴、机械故障、紧急迫降、船舶失事等。临时过境抗辩不适用于长期在我国停留的运输工具。
（2）临时过境抗辩仅适用于外国的运输工具，本国运输工具不能适用该抗辩。区分运输工具是外国的还是本国的，以运输工具注册地为准。
（3）临时过境抗辩仅限于为运输工具自身的需要而使用相关专利，一般包括交通工具装置和设备中使用相关专利，例如，交通工具零部件，或者导航仪、雷达等航行附件。在交通工具上制造、许诺销售、销售相关专利产品，均不能主张临时过境抗辩。
（4）临时过境抗辩要求所属国与中国签订了协议或共同参加国际条约或存在互惠原则。在上述协议、国际条约、互惠原则均不存在的情况下，不能主张临时过境抗辩。

（六）专为科学研究和实验抗辩
根据《专利法》第六十九条第（四）项规定，专为科学研究和实验目的而使用有关专利的，不视为侵犯专利权。专为科学研究和实验，是指针对获得专利的技术本身进行科学研究和实验，一般包括：研究专利技术能达到的实际效果；研究专利技术保护范围内的最佳实施方式；对专利技术进行改进；为在专利保护期限届满后实施该技术等。在科学研究和实验过程中，制造、使用他人专利技术，如果其目的不是研究、改进他人专利技术，结果与专利技术没有直接关系，则不能适用专为科学研究和实验抗辩，其行为构成侵犯专利权。
专为科学研究和实验使用有关专利的行为不仅包括研究者制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为，也包括进口专利产品的行为，但是不包括销售、许诺销售专利产品以及依据专利方法直接获得的产品的行为。在研究者进行完科学研究和实验后，不得销售该专利产品，否则构成侵犯专利权。


（七）药品和医疗器械行政审批抗辩
根据《专利法》第六十九条第（五）项的规定，为提供行政审批所需的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。该项规定的立法目的在于克服医药上市审批制度对仿制药品和医疗器械在专利权期限届满后上市造成的延迟，从而避免变相延长相关药品和医疗器械专利的保护期。
适用专利药品和医疗器械行政审批抗辩要注意如下问题：
（1）制造、使用、进口专利药品或者医疗器械的目的只能是行政审批。其他目的，例如在获得行政审批时，囤积专利药品待专利过期后进行销售等，不能主张行政审批抗辩。如果制造、进口专利药品或医疗器械的数量远超过行政审批所需，或者在获得行政审批通过后，仍制造、使用、进口药品或医疗器械，不能主张行政审批抗辩。
（2）为提供行政审批所需的信息，实施的药品专利不仅包括药品本身的专利，还包括药品的活性成分专利、药品的制备方法专利、药品活性成分的制备方法专利；实施的医疗器械专利不仅包括医疗器械本身的专利，还包括医疗器械专用零部件的专利和医疗器械使用方法的专利。
（3）药品和医疗器械行政审批抗辩仅适用于制造、使用、进口三种行为，许诺销售和销售不适用行政审批抗辩。
（4）提供行政审批，既包括向我国药品管理行政机关提供信息，也包括向外国药品管理行政机关提供信息。

syhorchid

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