生物医药与化妆品行业技术开发中专利权属约定不当的法律风险与实务防范

郑海清律师

前言
日前，有生物药企向笔者咨询一份《委托技术开发合同》某条款的法律风险，该条款约定技术开发成果的专利申请权归委托方，但专利权却归双方共有。这样的“分离式”安排较为少见，专利律师通常不会设计。这是因为，专利申请权的归属，一般意味着专利权的归属。但由于专利申请权和专利权是两个权利，前者是程序的启动，后者是最终权利的归属，不能说两者“分离”就一定不合法，如果是合作双方基于种种原因的意思自治，譬如为了申请专利时由一方出面更为便利，或为了达到类似于“隐名持股”效果的“隐名持有专利权”目的而刻意安排，那么都是“存在即合理”。然而无论如何，此种安排可能导致专利的申请决策、授权后共有权行使、收益分配及风险承担等环节存在重大不确定性，可谓是高风险条款。

由此，笔者又想到见闻过的诸多案例也存在类似的专利权属约定不当情形（包括约定不明、不详细、不合理），以致于争议双方对簿公堂。究其原因，除了前述刻意安排的缘由，多半还是因为法务人员对专利相关法律与程序不熟悉，对风险考虑不周详。

由于笔者最为熟悉的生物医药与化妆品行业的技术开发情况较普遍，因此此文旨在剖析该行业的专利权属约定不当所蕴含的法律风险，为企业提供具有可操作性的合同设计与风险管控方案。

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一、 生物医药化妆品领域技术开发中专利申请权与专利权约定不当的法律风险透视
生物医药与化妆品行业的研发活动具有周期长、投入大、多学科交叉、合作模式复杂等特点，常见的委托开发、合作开发及涉及职务发明的混合开发模式，使得专利权属问题尤为突出。当双方对专利申请权与专利权的约定不清或配置失衡时，可能引发以下四大类法律风险：

（一） 权属争议风险：约定不当或与法定规则冲突，导致确权之诉
这是最常见的风险。根据《专利法》第八条及《民法典》第八百五十九条、八百六十条，委托开发与合作开发成果的权属实行“约定优先”原则。但“约定优先”的前提是约定必须清晰、明确、可执行。

“有约定”但“约定不明“、“约定不详细”：例如，合同前后条款存在矛盾，上一条说权属归甲方，下一条说行权须取得对方同意；又例如合同仅模糊规定“双方共同拥有知识产权”，而未进一步明确“知识产权”具体指专利申请权、专利权还是技术秘密；“共同拥有”是共同共有还是按份共有；由谁主导申请程序；费用如何承担；一方不同意申请或放弃申请时如何处理。这种“不明”、“笼统”为日后争议埋下隐患。司法实践中，法院在审理此类权属纠纷时，会严格审查合同条款的真实含义，可能倾向于适用法定默认规则。

“有约定”但“不合常理”：如前言咨询案例中的“申请权归一方，专利权归双方”的分离式约定。此类约定本身虽谈不上违法，但若未对分离后各阶段的权利行使规则进行细化，则会与《专利法》关于共有专利权行使的规则产生衔接冲突，极大增加法律关系的复杂性。

“无约定”而适用法定规则：委托技术开发与合作技术开发，常有出资方、贡献技术方想当然认为知识产权天经地义归己方，因而在合同中完全未提及权利归属；则若诉至法院，依法定规则，委托开发的专利申请权归受托方（研发方），合作开发的专利申请权归各方共有。这对于投入巨资的委托方（药企）或贡献核心技术的某一合作方而言，无疑是巨大的战略风险。

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（二） 申请决策与程序失控风险：单方操控下的不确定性
在“申请权归一方”的模式下，法律赋予了该方独立决定是否申请、何时申请、以何种方式要求提交申请的独占性权利。这可能导致以下问题：

决策迟延或搁置：享有专利申请权的一方可能因自身战略考量、资金问题、内部流程等原因，迟延或拒绝提交申请，导致技术成果丧失新颖性，或因竞争对手抢先申请而致权益尽失，另一方（未来共有人）却束手无策。

申请质量与策略失控：负责申请的一方可能基于自身认知或成本考虑，选择不进行国际布局（PCT 申请），或撰写的权利要求保护范围过窄，无法有效覆盖合作技术的商业价值，损害全体未来共有人的潜在利益。

审查阶段参与度低：在专利申请审查过程中，应对审查意见通知书、修改权利要求等关键决策，依法应由申请权人（即申请人）单独进行。其他共有人难以介入，无法确保其关切的技术特征和商业利益在最终的授权文本中得到体现。

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（三） 授权后共有权利行使冲突风险：治理僵局与利益分配难题
专利授权后，根据《专利法》，共有专利权的行使规则是“有约定从约定，无约定则法定”。约定不当的共有专利权易陷入治理僵局。

普通许可的收益分配纠纷：任何共有人可以单独以普通许可方式许可他人实施，但所收取的使用费应当在共有人间分配。若未约定分配比例和计算方式，易引发分配纠纷。

重大处分事项的决策僵局：专利权的转让、质押、放弃以及授予独占许可或排他许可等重大处分，若共有人无特别约定，则必须取得全体共有人的同意。只要有一方不同意，交易就无法推进。在合作各方关系恶化或战略目标不一致时，这将导致资产僵化，无法实现其最大价值。

维护与维权困境：专利年费的缴纳、针对他人侵权行为的维权诉讼决策，若未约定清晰，也可能因沟通成本高昂或意见不一而受阻，甚至导致专利权因未缴年费而失效。

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（四） 程序衔接与证据缺失风险：权利实现的实操障碍
登记公示的脱节：即便合同约定专利权共有，但若申请阶段是以单方名义提交，专利授权后，需要共有人共同主动办理著录项目变更登记，才能被正式记载为专利权人。此过程需要各方配合，若一方不配合，另一方确权过程将变得复杂。

权属争议中的程序中止：一旦发生权属争议并诉至法院，当事人可依据《专利法实施细则》请求国家知识产权局中止审查程序。但这意味着专利申请进程将被无限期拖延，直至诉讼终结，时间成本高昂。

举证困难：在诉讼中，主张权利的一方负有举证责任。若合作过程中未保留完善的证据链（如体现各方贡献的技术文档、邮件沟通记录、会议纪要、经费支付凭证等），将难以证明自身对技术成果的创造性贡献，从而面临败诉风险。相关司法实践表明，法院会综合研发周期、投入的人力物力财力等证据来判断成果的真正归属。

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二、 实务建议与风险防范体系构建
基于上述风险，生物医药与化妆品企业应重视研发合作中的知识产权管理，牵头法务、知产、研发部门构建全流程风险防控体系。

（一） 合同条款设计：力求极致清晰与可操作化
合同是防范风险的第一道防线，也是最重要的防线。应当摒弃笼统的、模糊的表述，选择精细化约定。

明确界定知识产权归属：

  采用“权利清单”式约定：逐项明确专利申请权、专利权、技术秘密、技术数据、商标等各类知识产权的具体归属。

  明确申请决策机制：若专利申请权共有，需明确由谁主导申请、费用如何分担、一方不同意申请时的处理办法（如其他方可收购其份额，或其放弃但保留授权后的免费实施权）。

  约定国际申请义务：明确是否必须就合作成果提交 PCT 国际申请，以及申请费用的承担方。




后续改进技术的权属约定：

  重要性：在长期合作中，后续改进技术可能成为争议焦点。需在合同中明确约定改进技术的专利申请权、专利权归及利益分配机制。

  影响：遗漏关键条款可能导致未来多重纠纷。




细化授权后的权利行使规则：

  收益分配：明确普通许可费用的计算方式和分配比例（如按份额分配）。

  重大事项表决机制：明确转让、质押、放弃、独占许可等重大事项的表决规则（如全体一致同意，或超过特定份额比例同意即可）。

  维护与维权：约定年费缴纳责任方；明确提起侵权诉讼的决策机制和成本分摊方式。




设置违约责任条款：对违反上述约定的行为（如单方不当申请、不配合登记、越权许可等）设定明确的违约金计算方式或损害赔偿计算方法，以增加违约成本。

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（二） 过程管理与证据固化：构建完整的知识产权诞生记录
再完美的合同也需要通过执行来落实。须加强研发过程中的项目管理与证据留存。

建立研发台账：详细记录项目时间轴、各方投入的人员、设备、资金、实验数据、技术会议纪要等，形成完整的证据链，以证明各方的贡献程度。

规范文档管理：所有技术文档、邮件往来均应妥善存档。关键决策（如是否申请专利、申请范围等）有书面确认记录。

明确发明人资格：客观、公正地确定对技术创新作出实质性贡献的发明人，避免日后因发明人署名问题产生纠纷。

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（三） 程序衔接与主动管理：确保权利平稳落地
主动推进申请与登记：作为未来权利人，药企应主动关注申请进程，及时提供必要配合。授权后，应主动督促并配合办理共同权利人的登记手续。

善用中止程序：一旦发生权属争议，应果断提起诉讼并及时向国知局申请中止程序，以冻结状态，防止对方利用程序优势造成既成事实。

定期知识产权审计：对重要的合作项目进行定期的知识产权状态审计，检查合同履行情况、权利登记状态、年费缴纳情况等，及时发现并解决问题。

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（四） 特殊风险场景的应对策略
涉及职务发明：避免直接与高校或科研院所的个人签订合同。务必与对方单位签订正式合同，并在合同中明确约定职务发明的处理方式，要求对方保证其员工履行对单位的职务发明报告义务，单位有权处置相关知识产权。

跨境合作：涉及在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的，必须严格遵守《专利法》《专利法实施细则》规定的保密审查程序，事先向国家知识产权局提出请求，并详细说明其技术方案，获得通过后方可进行。

药品专利链接：对于创新药企，需关注药品专利纠纷早期解决机制（通常被称为‘药品专利链接制度’）。在提交药品上市申请时，应按规定登记相关专利信息，并做好应对潜在专利挑战的准备。

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结语
“专利申请权与专利权分离”的约定模式及更普遍的专利权属约定不当状态，本质上是将复杂的法律与商业风险置于一个缺乏操作手册的治理框架内。其引发的决策迟延、程序失控与共有僵局，不仅构成法律层面的权利瑕疵，更将直接侵蚀企业的核心资产价值与商业战略的确定性。规避此类风险并非单纯的法律合规，而是一项至关重要的商业决策。企业应摒弃模糊的权属条款，转而通过清晰的合同设计、严谨的过程证据管理与主动的程序控制，将知识产权风险管控前置化、系统化。

郑海清律师简介：律师+专利代理师+执业药师+二级建造师；药品/医疗器械注册专员；GMP自检员；ISO13485+ISO14001内审员。15年生物医药行业管理与体系合规经验+10年以上律师经验（民商事诉讼+刑事控告与变化+企业法律顾问）。联系手机/微信：15990182009，邮箱：15990182009@139.com。坐标：杭州。

机智鼠

在生物医药与化妆品行业的技术开发中，专利权属的约定不当可能导致重大法律风险。专利申请权和专利权是两个独立的权利，前者仅代表程序启动，后者才是最终归属。若合同条款将两者分离，如专利申请权归委托方而专利权双方共有，可能带来申请决策、权利行使及收益分配等方面的不确定性。

为防范此类风险，建议企业在合同中对技术成果的权属范围、使用方式和收益分配进行明确约定。例如，根据职务发明相关规定，高校或医院等机构的职务发明权属可能不同于合同约定，需特别注意。此外，未明确规定知识产权归属可能导致权属纠纷，企业还需防范专利侵权和维权风险，确保及时缴纳年费并妥善管理专利资产。

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