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根据近期公布的一份北京市高级人民法院行政判决书的内容,持续近3年的“泰诺林”商标争议以强生公司取得最终维权成功而告终。 在一般医药行业内的以及家里有小孩的人来说,“泰诺林”这个商标自然而然会想到是强生公司的退烧药,但实际上这个商标曾经还被其他公司申请注册过。 2013年9月4日,XX市ABC生物科技发展有限公司(简称ABC公司)向商标局提出“泰诺林”商标注册申请,核定使用分类为第10类“医疗器械和仪器;医用体温计;医用水袋;脐状带;吸奶器;奶瓶;奶瓶用奶嘴;护理器械;理疗设备”(1001;1003;1004;1005)。初审公告日期为2014年09月27日,专利权期限自2014年12月28日起至2024年12月27日止。 而强生公司的“泰诺林”商标早在1997年11月25日就以核定使用分类“止疼药剂”(0501)申请注册,并在2012年01月20日再次进行注册,并将核定使用分类拓宽到第5类“维生素制剂;人用药; 医药制剂;感冒药;止痛药;放射性药品;医用气体;心电图描记器电极用化学导体;人工授精用精液;消毒剂;隐形眼镜清洁剂;医用或兽医用微生物培养体;医用营养品;净化剂;兽医用药;杀虫剂;消毒纸巾;救急包;牙用光洁剂” (0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507;)专用权期限自2013年03月28日起至2023年03月27日止。另外强生公司还申请注册了“泰诺”、“泰诺林-今天你好吗?”、“美林”等众多商标。 双方注册的商标虽然在文字上一模一样,但是前者是在第10类主要是外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械,而后者是在第5类,主要是药用和兽医用制剂,在商标分类上属于2个不同的类别,两者并非绝对存在冲突。但是在实际的市场环境下,争议是否存在,又如何解决呢? ABC公司的“泰诺林”商标(第13186XXX号)先在2014年12月31日收到商标异议申请,后又于2016年8月15日收到无效宣告申请,认为该商标违反《商标法》第四十四条“已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”和第四十五条“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”的规定,请求商标评审委员会将诉争商标予以无效宣告,并一并提出强生公司简介及“泰诺林”“泰林”系列商标注册证和商标档案及药品备案信息,“泰诺林”“泰诺”商标已经在中国推广使用多年,在相关公众中享有极高知名度的材料信息,他案商标异议裁定书等多份证据材料。 2017年9月23日,商标评审委员会作出商评字[2017]第0000118XXX号《关于第13186XXX号“泰诺林”商标无效宣告请求裁定书》(简称被诉裁定)。该裁定认为: 一、诉争商标与引证商标一至七未构成商标法第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。 二、强生公司提交的在案证据不足以证明引证商标一、四在诉争商标申请日前已经为中国公众广为知晓,成为驰名商标。 三、强生公司所述诉争商标的注册与使用易导致的误认仍指向不同主体注册商标的权利冲突所导致的商品来源误认,不属于商标法第十条第一款第七项的调整范围。 四、强生公司所述理由不属于商标法第十条第一款第八项的调整范围,且其所提交证据亦不足以证明诉争商标本身易对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,因此,诉争商标的注册与使用不违反商标法第十条第一款第八项的规定。 五、诉争商标的注册申请构成商标法第四十四条第一款关于“以其他不正当手段取得注册”所指情形。 综上,商标评审委员会裁定:诉争商标予以无效宣告。 在此,行政程序完结,ABC公司不服被诉裁定向北京知识产权法院提起行政诉讼。过程中ABC提交认为“泰诺林”文字已经成为“对乙酰氨基酚”的代名词,使用在引证商标核定的商品上显著性明显弱化,已渐成为商品通用名称,无法起到区分商品来源的作用等证据材料,而强生公司也提供了商标档案、公证书、律师函等证据。 经北京知识产权法院一审认为:ABC公司作为一个经营范围是生物医药等行业的普通经营者,其在第3类、第5类、第10类、第32类商品上申请注册近50件商标,其中大量包含与他人在先使用的“颜如初”“凤X堂”“拜X苹”“泰诺林”等商品相同或近似的商标,其攀附他人商誉、声誉以谋取不正当利益的目的明显。此种囤积商标的行为违反社会的公序良俗,扰乱了商标注册秩序、管理秩序。因此,ABC公司申请注册诉争商标违反商标法第四十四条第一款的规定。商标评审委员会认定正确,予以支持。据此,北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决:驳回ABC公司的诉讼请求。 ABC公司不服一审判决,2019年1月11日向北京高级人民法院提起上诉,主要上诉理由是: 一、在几个类别上申请“泰诺林”商标的事实,不足以说明诉争商标的申请注册具有恶意。并未利用注册商标牟取非法利益及不正当占用公共资源;44件商标是在商标代理公司建议、指导下申请的,申请恶意并不可见。 二、被诉裁定对文字“泰诺林”的独创性认定事实不清。存在大量他人注册的“泰诺林”等商标,泰诺林并未与强生公司建立一一对应关系,ABC公司使用“泰诺林”不必然存在复制、摹仿他人商标的故意。 三、强生公司证据不具有有效性,且未经公证,真实性存疑,更无法证明引证商标一至七在诉争商标申请前具有一定知名度。此外,“拜唐苹”商标的注册亦为ABC公司正当申请。 经北京市高级人民法院审理后认为依据商标法第四十四条第一款规定,已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效,原审判决和被诉裁定对此认定正确,北京高级人民法院于2019年7月1日判决驳回上诉,维持原判。 本判决为终审判决。至此,“泰诺林”商标纷争尘埃落定,从2016年8月提出无效宣告开始,整整耗时3年,强生公司继续维护着公司对该商标的专用权。
而在本案中法院没有认定争议商标属于使用在同一种或类似商品上的近似商标,也没有认定强生公司的涉案商标为中国公众广为知晓,成为驰名商标,也不能证明诉争商标本身易对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,而是认定诉争商标获准注册的行为,包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标的行为构成商标法第四十四条第一款关于“以其他不正当手段取得注册”所指情形,由此而判令商标无效。虽然在申请注册是第5类、第10类商标属于不同类别,实践中存在相同文字都能申请到注册商标的情况,但是仍然有可能在取得核准以后被宣告或者判令注册商标无效,对于目前和未来各生物医药公司来说尤其需要注意避免产生相类似的法律风险,在维护自身的合法权益时也避免可能产生的利益损失。
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